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对同一技术方案被授予两个专利案件的审理

2017-09-29 01:26 基本案情
　　1985年4月1日，方某就同一个技术方案同时向原国家专利局申请强应力定位万能顶尖实用新型和发明专利。1986年12月3日实用新型强应力定位万能顶尖被授予专利证书，专利号为85200959，到1993年8月18日被公告保护期限届满。强应力定位万能顶尖发明于1987年10月22日被授予发明专利证书，专利号为85102439.4。1988年4月20日，方某作为甲方与乙方某机械厂签订一份专利许可使用合同（下称许可合同），约定：甲……
1995年1月25日（实用新型专利有效期届满已近两年），双方在结算专利许可费的同时就该合同签订了一份延续协议，内容有延续期从1993年7月20日至2000年5月1日，延续期间月分成费以销售额计算等。后双方发生争议，方某诉至法院，要求机械厂继续履行协议约定的提供销售报表义务并承担违约责任。机械厂答辩称，许可使用的专利早已到期，不应保护，延续协议无效，不应承担任何责任。
　　　　判决要旨
　　一审法院认为，原告将已经超过保护期的专利继续转让，违反合同法第三百四十四条的禁止性规定，机械厂不履行延续协议不构成违约，遂判决驳回方某的诉讼请求。
　　方某不服一审判决提起上诉称，签订延续协议时实用新型专利无效，但是发明专利及提供的其他技术秘密仍然有效，请求判决机械厂败诉，按合同约定履行义务并承担违约责任。
　　二审期间，方某又明确发明专利与许可合同及其延续协议无关，放弃要求认定机械厂使用其发明专利技术方案的请求，同时又明确其延续协议期间提供的技术服务与许可合同履行期间的技术服务内容基本一致。故二审法院认为，许可合同及其延续协议的性质是方某许可机械厂使用实用新型专利技术生产出专利产品，而不是许可使用发明专利技术，因为作为权利人方某在庭审中已经明确其发明专利与本案的许可合同及其延续协议无关，故对是否使用发明专利一节事实不予理涉。 （转载自中国科教评价网www.nseac.com ）
　　　　评析
　　一、本案一审法院围绕原告的诉讼请求，仅对被告机械厂是否违约进行了审理。一审法院认为：根据合同法第三百四十四条的规定，专利实施许可合同只在该专利存续期间内有效。本案中的实用新型专利权于1993年3月31日有效期届满，故在专利有效期届满后原告对该延续协议约定其应当承担的义务已经不能履行，被告也无须向原告履行该延续协议所约定的义务，故被告并不构成违约。至于原告是否将发明专利技术或技术秘密提供给被告使用属另一法律关系，不属本许可合同约定的范围，原告可以依法另行主张。
　　由于一审法院仅具有技术（包括专利技术）合同纠纷案件的管辖权，不具有专利权属争议及专利侵犯的管辖权，故审理过程中遇到是否存在使用发明专利的问题，以及发明专利的侵权问题，要求当事人另行起诉值得商榷。因为本案的许可合同及其延续协议是否有效，以及履行合同过程中双方的权利义务是否发生变化是争议的主要焦点，法院应予以裁判。如果认定实际履行许可合同过程中发生变更的问题，机械厂使用了发明专利，则承认延续协议仍然有效，是否违约的问题应当进一步审理。如果不认定实际履行许可合同过程中存在变更的问题，与发明专利无关，所谓的提供技术秘密也不过是履行许可合同中的从属义务，也不存在另行起诉的问题，法院应当明确不存在违约的基础上，直接对此作出裁判。审理中如果涉及专利侵权问题，应当移送有管辖权的法院处理。
　　二审法院准备根据权利人方某的要求，对机械厂继续使用实用新型专利技术方案是否违约以及是否构成对发明专利的侵权进行全面审理，但是在庭审中方某明确放弃了追究机械厂使用其发明专利技术方案的请求，故二审法院对此未予理涉是正确的。 （转载自http://www.ＮＳＥＡＣ.com中国科教评价网）
　　二、如果方某坚持机械厂使用的技术方案侵犯了其仍然有效的发明专利技术方案，或以侵权之诉起诉，法院对此如何处理值得研究。因为方某的实用新型专利的有效期（包括续展期3年）至1993年3月31日已届满，于同年8月18日被公告终止，而延续协议签订时发明专利仍然处于有效期内。是以合同实际履行变更来认定机械厂使用了发明专利技术方案构成侵权，还是以机械厂继续使用到期的实用新型技术方案不构成侵权来进行认定的问题值得研究。实用新型专利到期后，被许可方继续使用已经到期的实用新型专利技术方案是否构成对同一个技术方案的发明专利侵权的性质如何认定及处理问题，容易引起争议。本案实质上已经牵涉到专利权利行政管理与专利侵权司法审查的冲突问题。